Perda de marca por falta de uso: regra dos cinco anos na Lei

A marca pode perder a proteção se ficar inativa por cinco anos consecutivos, conforme regra prevista na Lei da Propriedade Industrial. O titular que não usar o registro ou não comprovar motivo justificado para a inatividade se expõe à caducidade, um instituto que permite a terceiros requerer ao INPI a extinção daquela marca. É fundamental documentar todos os usos comerciais para evitar esse risco.

O que a legislação brasileira estabelece sobre a perda de marca por falta de uso?

O artigo 143 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) determina que o registro de marca pode caducar se o titular não iniciar seu uso no Brasil dentro de cinco anos contados da concessão, ou se interromper o uso pelo mesmo período. Esse prazo é contínuo e somente é suspenso por motivos legítimos, expressamente reconhecidos pela lei.

A norma estabelece ainda que o uso da marca deve ser efetivo, ou seja, vinculado à atividade econômica para a qual foi registrada. Não basta qualquer utilização pontual ou simulada: é necessário que a marca esteja em circulação no mercado, identificando produtos ou serviços de forma regular e reconhecível pelo público consumidor.

O parágrafo 2º do mesmo artigo 143 esclarece que o uso da marca em embalagens, impressos, documentos fiscais, material publicitário ou em meio eletrônico pode ser considerado para comprovar sua exploração comercial. Essa previsão amplia as formas de prova, mas exige que o advogado oriente o cliente a documentar sistematicamente cada manifestação da marca no mercado.

Importante destacar que a caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, conforme o artigo 144 da mesma lei. Esse interesse normalmente está vinculado à intenção de usar a marca ou de liberar o sinal para o mercado, configurando um instrumento de higienização do sistema marcário e evitando o estoque especulativo de registros.

Como o INPI e os tribunais vêm interpretando a falta de uso de marca registrada?

A jurisprudência brasileira consolidou o entendimento de que o ônus da prova do uso da marca é do titular, ou seja, quem enfrenta um pedido de caducidade deve demonstrar que efetivamente explorou o registro no período questionado. Os tribunais têm rejeitado tentativas de inverter esse ônus, reforçando que a mera titularidade não garante a manutenção do direito.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso deve ser real e vinculado à classe em que a marca foi concedida. Decisões recentes apontam que utilizar a marca em ramo de atividade diferente do registrado não afasta a caducidade, pois a especificidade é requisito essencial para a proteção marcária no sistema brasileiro.

Existe divergência quanto à intensidade e à abrangência do uso. Algumas decisões administrativas do INPI consideram suficiente a comercialização localizada ou em menor escala, desde que comprovada de forma documental. Outras entendem que o uso deve refletir circulação minimamente relevante no mercado, evitando simulações criadas apenas para impedir a caducidade.

Os tribunais também têm discutido o conceito de “justa causa” previsto no artigo 143, parágrafo 1º. Questões econômicas genéricas, mudanças estratégicas ou crises de mercado geralmente não são aceitas como justificativa. Já impedimentos legais, decisões judiciais ou sanitárias e situações comprovadamente alheias à vontade do titular costumam ser reconhecidas como motivos legítimos para a suspensão do uso.

Como esse risco de caducidade deve alterar a atuação do advogado empresarial?

O advogado que atende empresas precisa incluir na rotina de consultoria preventiva a orientação expressa sobre documentação do uso da marca. Isso significa solicitar que o cliente compile periodicamente notas fiscais, contratos de fornecimento, catálogos, prints de site, peças publicitárias e qualquer outro material que evidencie a exploração comercial do sinal registrado.

Na elaboração de contratos de licenciamento, é fundamental estabelecer cláusula que obrigue o licenciado a fornecer relatórios periódicos de uso, com documentação comprobatória. A inércia do licenciado pode gerar a caducidade da marca do licenciante, e essa responsabilidade deve estar claramente dividida entre as partes, evitando prejuízos futuros ao titular.

Em operações de fusão, aquisição ou alienação de ativos intangíveis, a due diligence deve incluir a verificação do histórico de uso das marcas envolvidas. A ausência de comprovação nos últimos cinco anos representa passivo real, capaz de desvalorizar a carteira de propriedade intelectual ou até inviabilizar a transação, dependendo da relevância do ativo marcário.

Quando o escritório atua na defesa contra pedido de caducidade, a estratégia processual deve ser montada desde a fase administrativa. A apresentação de provas robustas ao INPI é crucial, pois a revisão judicial é limitada. O advogado deve reunir documentos datados, preferencialmente com informações fiscais e comerciais que conectem claramente a marca ao produto ou serviço oferecido no mercado.

Por outro lado, ao representar quem deseja requerer a caducidade, é essencial fundamentar o legítimo interesse e, sempre que possível, demonstrar a inatividade da marca por meio de pesquisas de mercado, ausência de resultados em buscas online e inexistência de registros fiscais ou comerciais vinculados àquele sinal nos últimos cinco anos.

Perguntas frequentes