Competência em Marcas: INPI, Federal ou Estadual?

A Competência Jurisdicional em Litígios de Propriedade Industrial: O Embate entre a Justiça Estadual e Federal

A definição da competência jurisdicional é, sem dúvida, o primeiro e mais crucial passo na estratégia processual de qualquer litígio. No âmbito do Direito Empresarial, especificamente nas disputas que envolvem marcas e propriedade industrial, essa questão ganha contornos de alta complexidade. A linha tênue que separa a atuação da Justiça Estadual da Justiça Federal tem sido objeto de intensos debates doutrinários e oscilações jurisprudenciais, exigindo do advogado uma compreensão técnica apurada para evitar a extinção do processo ou declinações de competência que retardam a prestação jurisdicional.

O cerne dessa discussão reside na natureza do pedido formulado. O sistema brasileiro de propriedade industrial, regido pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), estabelece um regime misto de competência que depende intrinsecamente da causa de pedir e do provimento jurisdicional almejado.

Quando a lide versa estritamente sobre o uso indevido de marca, concorrência desleal, abstenção de uso e reparação de danos (materiais ou morais) entre particulares, a competência é, via de regra, da Justiça Estadual. No entanto, o cenário se transforma quando a validade do registro marcário concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é questionada.

A Dicotomia Jurisdicional e a Presença do INPI

A Constituição Federal, em seu artigo 109, inciso I, determina a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. O INPI, sendo uma autarquia federal responsável pela concessão de registros de marcas e patentes, atrai a competência para a Justiça Federal sempre que o ato administrativo de concessão do registro for o objeto direto do ataque.

Nesse contexto, o artigo 175 da Lei da Propriedade Industrial é taxativo. Ele estabelece que a ação de nulidade do registro de marca será ajuizada no foro da Justiça Federal. O INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito. Isso cria uma reserva de jurisdição absoluta para a análise da validade do registro.

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O problema prático surge quando, em uma ação de abstenção de uso (tramitando na Justiça Estadual), o réu alega, como matéria de defesa, a nulidade da marca do autor. Aqui reside uma das questões mais espinhosas do Direito Processual Empresarial contemporâneo: pode o juiz estadual declarar a nulidade de um registro de marca, ainda que *incidenter tantum* (incidentalmente), para julgar improcedente o pedido de abstenção?

A Nulidade como Matéria de Defesa e a Presunção de Legitimidade

O registro de marca concedido pelo INPI é um ato administrativo. Como tal, goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Essa presunção não é absoluta, mas subsiste até que haja uma decisão judicial específica que a desconstitua. O entendimento majoritário e mais técnico aponta para a impossibilidade de o juízo estadual declarar a nulidade do registro, mesmo que de forma incidental.

Permitir que um juiz estadual afaste a validade de um registro marcário implicaria, na prática, em uma usurpação da competência federal e uma violação ao princípio do juiz natural. Se o registro é válido perante a autarquia federal, ele produz efeitos *erga omnes* (contra todos). Uma decisão estadual que ignorasse esse registro criaria uma insegurança jurídica insustentável: a marca seria válida para fins administrativos e para terceiros, mas inválida entre as partes daquele processo específico.

Portanto, a estratégia de defesa que se limita a alegar a nulidade da marca na contestação da ação estadual, sem o ajuizamento da competente ação de nulidade na Justiça Federal, tende a ser ineficaz. O juiz estadual deve acatar a vigência do registro enquanto este não for formalmente anulado pelo juízo competente.

A Prejudicialidade Externa e a Suspensão do Processo

Diante da impossibilidade de o juízo estadual anular o registro, surge a figura da prejudicialidade externa heterogênea. Quando o réu da ação estadual (acusado de uso indevido) ajuíza uma ação de nulidade na Justiça Federal contra o registro do autor, cria-se um vínculo lógico entre as demandas.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 313, inciso V, alínea “a”, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Neste cenário, a “causa prejudicial” é a ação de nulidade na Justiça Federal. Se a marca for anulada, a ação de abstenção de uso na Justiça Estadual perde seu fundamento (a titularidade do direito). Se a marca for mantida, a ação estadual prossegue para análise da contrafação e dos danos.

A controvérsia, muitas vezes, gira em torno da obrigatoriedade ou da faculdade dessa suspensão. Há correntes que defendem que a simples propositura da ação na Justiça Federal não deve paralisar automaticamente a ação estadual, sob pena de incentivar manobras protelatórias. Contudo, sob a ótica da segurança jurídica e da harmonização dos julgados, a suspensão se mostra, frequentemente, a medida mais prudente para evitar decisões conflitantes.

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O Instituto da Conexão e a Impossibilidade de Reunião

Outro ponto que gera dúvidas é a possibilidade de reunião dos processos por conexão. O artigo 55 do CPC define reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A priori, poder-se-ia argumentar que a ação de abstenção (estadual) e a ação de nulidade (federal) são conexas.

Entretanto, a conexão não pode operar a modificação de competência quando uma das varas possui competência absoluta em razão da matéria ou da pessoa. Como a competência da Justiça Federal para julgar a nulidade do registro com a presença do INPI é absoluta (fixada pela Constituição), e a competência para julgar litígios entre particulares sobre concorrência desleal e perdas e danos é residual da Justiça Estadual, não há como reunir os processos.

O juiz federal não tem competência para julgar o pedido de indenização entre particulares sem interesse da União, e o juiz estadual não tem competência para anular o ato do INPI. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido de que não há reunião de processos quando isso implicar violação da competência absoluta da Justiça Federal.

Dessa forma, os processos devem correr separadamente, respeitando-se as respectivas esferas de competência, restando apenas a via da suspensão por prejudicialidade externa como mecanismo de coordenação entre as demandas.

Aspectos Práticos na Advocacia Empresarial

Para o advogado que atua na área, a identificação correta da via processual economiza anos de tramitação. Ao se deparar com uma notificação extrajudicial ou uma citação em ação de abstenção de uso de marca, a análise da validade do registro do oponente deve ser imediata.

Se houver fundamentos sólidos para questionar a concessão do registro (como a falta de distintividade, anterioridade impeditiva ou má-fé), a ação de nulidade deve ser proposta na Justiça Federal o mais brevemente possível. A mera alegação em defesa na esfera estadual, como visto, é insuficiente para desconstituir o direito do autor.

Além disso, é necessário instruir a petição na Justiça Federal com robustez técnica, demonstrando não apenas a nulidade, mas também o perigo de dano que justifique eventuais pedidos de tutela de urgência para suspender os efeitos do registro enquanto tramita a ação. Conseguindo a suspensão dos efeitos do registro na via federal, o advogado pode comunicar o fato ao juízo estadual, fortalecendo o pedido de suspensão da ação indenizatória ou até mesmo obtendo a revogação de liminares que impediam seu cliente de atuar no mercado.

O Trade Dress e a Concorrência Desleal

É importante distinguir, ainda, as disputas que envolvem apenas o registro marcário daquelas que envolvem o “trade dress” (conjunto-imagem) e a concorrência desleal. Nestes últimos casos, muitas vezes não há um registro formal no INPI a ser anulado. A discussão foca na imitação de elementos visuais, embalagens ou fachadas que causam confusão no consumidor.

Nessas situações, a competência permanece na Justiça Estadual, pois a lide se resolve com base na análise fática da confusão e do desvio de clientela, sem necessidade de intervenção do INPI ou análise de ato administrativo. A complexidade aumenta quando a alegação de “trade dress” é usada para tentar ampliar indevidamente o escopo de proteção de uma marca, ou quando se tenta proteger via Justiça Estadual sinais que o INPI recusou registrar por falta de distintividade.

O domínio sobre o Direito Empresarial exige uma visão holística que integre o direito material (LPI) e o direito processual. A capacidade de discernir quando o conflito é puramente comercial e quando ele toca a esfera do ato administrativo federal é o que separa o advogado generalista do especialista.

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Insights Jurídicos

* Competência Absoluta: A presença do INPI na lide atrai a competência da Justiça Federal de forma absoluta, impedindo a prorrogação de competência ou a reunião de processos no juízo estadual.
* Estratégia de Defesa: Em ações estaduais de abstenção de uso, alegar a nulidade da marca apenas na contestação é ineficaz para desconstituir o registro. É necessário ajuizar ação autônoma na Justiça Federal.
* Prejudicialidade: A suspensão do processo estadual (art. 313, V, ‘a’, CPC) é o mecanismo correto para aguardar a decisão federal sobre a validade da marca, evitando decisões conflitantes.
* Presunção de Legitimidade: Atos administrativos do INPI são válidos e produzem efeitos até sentença judicial em contrário. Juízes estaduais não podem afastar essa presunção, nem mesmo incidentalmente.
* Limites da Conexão: Não há conexão que justifique a reunião de processos quando isso violar a regra constitucional de competência em razão da pessoa (art. 109, I, CF).

Perguntas e Respostas

1. Um juiz estadual pode declarar a nulidade de um registro de marca se as provas forem evidentes?
Não. A competência para declarar a nulidade de registro concedido pelo INPI é exclusiva da Justiça Federal, pois exige a intervenção da autarquia. O juiz estadual deve acatar a validade do registro até que este seja anulado pelo juízo competente.

2. É possível pedir indenização por uso indevido de marca na Justiça Federal?
Em regra, não. Se o litígio for apenas entre particulares (duas empresas privadas), a competência para julgar perdas e danos é da Justiça Estadual. A Justiça Federal só atrai a competência se houver interesse jurídico da União ou do INPI, o que geralmente ocorre apenas na discussão sobre a validade do registro, não sobre os danos decorrentes do uso.

3. O que acontece com a ação estadual se eu entrar com uma ação de nulidade na Federal?
O advogado deve requerer a suspensão da ação estadual com base no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. A existência da ação anulatória cria uma prejudicialidade externa, pois o resultado da federal (validade ou não da marca) impacta diretamente o mérito da estadual.

4. O INPI deve participar de todos os processos sobre marcas?
Não. O INPI só participa quando a validade do registro é o objeto da ação (Ação de Nulidade). Em ações de abstenção de uso ou indenização por concorrência desleal entre particulares, o INPI não tem interesse e não participa, mantendo-se a competência na Justiça Estadual.

5. Posso alegar nulidade da marca como matéria de defesa?
Você pode alegar, mas o juiz estadual não poderá decretar a nulidade. A alegação servirá, no máximo, para fundamentar um pedido de suspensão do processo enquanto se discute a validade na via própria (Federal) ou para demonstrar ausência de má-fé, mas não tem o condão de anular o registro *erga omnes*.

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Acesse a lei relacionada em Lei nº 9.279/1996

Este artigo teve a curadoria da equipe da Legale Educacional e foi escrito utilizando inteligência artificial a partir do seu conteúdo original disponível em https://www.conjur.com.br/2026-jan-14/tj-sp-suspende-envio-de-disputa-de-marcas-para-a-justica-federal/.