Titularidade da Marca: Registro, Contratos e Má-fé

A titularidade de direitos de propriedade industrial, especificamente no que tange às marcas, é um dos temas mais sensíveis e litigiosos no Direito Empresarial brasileiro. A confusão comum entre a existência de uma relação comercial, como uma parceria de negócios ou prestação de serviços, e a propriedade do ativo intangível (a marca) gera contenciosos complexos.

Para o profissional do Direito, compreender a autonomia do registro marcário frente às relações contratuais subjacentes é vital. O sistema brasileiro, regido pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), estabelece regras claras sobre aquisição de propriedade que, muitas vezes, frustram expectativas baseadas apenas em acordos verbais ou colaborações informais.

Neste artigo, exploraremos a profundidade jurídica da titularidade da marca, a distinção entre colaboração e coautoria marcaria, e as vedações legais para o registro por terceiros que possuem relação de confiança com o verdadeiro titular.

O Princípio da Atributividade no Sistema Marcário Brasileiro

A pedra angular do Direito Marcário no Brasil é o sistema atributivo de direito. Diferente de sistemas que privilegiam exclusivamente o uso (first to use), o Brasil adota, como regra geral, a premissa de que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme o artigo 129 da LPI.

Isso significa que, aos olhos da lei, o titular da marca é aquele que obtém o certificado de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A mera utilização do sinal distintivo ou a participação no desenvolvimento do negócio, por si sós, não conferem automaticamente a propriedade industrial, salvo as exceções do direito de precedência e do usuário anterior de boa-fé.

Entretanto, este princípio não é absoluto e não serve de escudo para a má-fé. O profissional do Direito deve estar atento para não interpretar a atributividade como um salvo-conduto para a apropriação indébita de sinais distintivos alheios. A lei protege aquele que chega primeiro ao registro, desde que essa corrida não viole direitos de terceiros ou abuse de uma relação de confiança preexistente.

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A Distinção entre Relação Contratual e Propriedade Intelectual

Um erro frequente na prática empresarial é a presunção de que a prestação de serviços ou uma “parceria” comercial confere direitos sobre os ativos da outra parte. No contexto jurídico, é imperativo separar a relação obrigacional (contrato de prestação de serviços, mandato, consultoria) da relação real de propriedade sobre o bem imaterial.

Quando um advogado, consultor, agência de marketing ou qualquer outro prestador de serviço atua em prol de um cliente, ele está, via de regra, cumprindo uma obrigação de meio ou de fim remunerada. O sucesso do negócio do cliente, ou a consolidação da marca no mercado graças ao trabalho desse prestador, não transfere a titularidade da marca para o prestador.

A menos que exista um contrato de cessão de direitos ou um acordo de cotitularidade expressamente formalizado, o ativo permanece na esfera patrimonial do contratante. A colaboração para o crescimento da marca é a contrapartida do serviço pago, e não um investimento que gera equity ou direitos de propriedade industrial automáticos.

A Inexistência de Copropriedade Tácita

No Direito Civil e Empresarial, a propriedade de bens móveis e imóveis requer formalidades. Com a propriedade industrial, o rigor é ainda maior. Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, a figura da “copropriedade tácita” de marca decorrente de auxílio profissional.

Mesmo que um profissional tenha sugerido o nome, criado o logotipo ou desenhado a estratégia de branding, se ele foi contratado para tal, os direitos patrimoniais sobre a criação, no contexto de obra sob encomenda (aplicável analogamente e muitas vezes cumulada com direitos autorais), tendem a pertencer ao encomendante ou empregador, dependendo das cláusulas contratuais e da natureza do vínculo.

Vedações Legais ao Registro por Terceiros: O Artigo 124, XXIII da LPI

O legislador brasileiro anteviu cenários onde prestadores de serviço ou parceiros tentariam se apropriar de marcas de seus clientes. Para combater essa prática, a Lei da Propriedade Industrial impôs proibições específicas de registro, que atuam como guardiãs da lealdade concorrencial.

O artigo 124 elenca os sinais não registráveis como marca. Dentre eles, destaca-se o inciso XXIII, que veda o registro de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado no país ou em país signatário da Convenção da União de Paris, ou de organização mundial do comércio.

Esta norma visa impedir o parasitismo e a apropriação indébita por parte de quem detém uma relação próxima com o titular de fato. Se um advogado, contador ou ex-sócio tenta registrar a marca do cliente em seu próprio nome, ele esbarra frontalmente nesta proibição. A lei presume a má-fé daquele que, por dever de ofício ou relação contratual, sabia da existência da marca e da titularidade alheia e, ainda assim, tentou o registro.

O Dever de Lealdade e a Ética nas Relações Profissionais

Além das barreiras impostas pela LPI, a conduta de tentar registrar marca de cliente viola princípios fundamentais do Direito Civil, como a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), e deveres éticos estatutários de diversas classes profissionais.

No caso de advogados, por exemplo, o dever de lealdade e a vedação ao locupletamento às custas do cliente são basilares. Tentar reivindicar a marca do cliente como forma de garantir honorários ou forçar uma “sociedade” não formalizada é uma conduta que pode ensejar não apenas a nulidade do registro marcário, mas também responsabilização civil e disciplinar.

A relação de mandato ou prestação de serviço cria um vínculo fiduciário. O profissional age em nome e no interesse do cliente. Utilizar-se de informações privilegiadas ou da inércia do cliente em registrar a marca para fazê-lo em nome próprio constitui ato de concorrência desleal e violação de segredo de negócio ou de confiança.

Entender essas dinâmicas éticas e legais é essencial para uma atuação segura no mercado corporativo. Para uma visão abrangente sobre as estruturas societárias e suas implicações legais, o curso Pós-Graduação em Direito Empresarial oferece o arcabouço teórico necessário.

Instrumentos Processuais para a Defesa da Titularidade

Quando ocorre a apropriação indevida da marca por um parceiro ou prestador de serviços, o ordenamento jurídico oferece caminhos para a retomada do direito. O advogado que atua na defesa do verdadeiro titular deve manejar as ferramentas adequadas tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

Nulidade Administrativa

O primeiro passo, caso o registro tenha sido concedido indevidamente, é o Processo Administrativo de Nulidade (PAN) perante o próprio INPI. O prazo é de 180 dias contados da expedição do certificado de registro. A argumentação deve focar na violação do artigo 124, XXIII, demonstrando o vínculo anterior entre as partes e a impossibilidade de desconhecimento da marca pelo depositante.

Ação Judicial de Nulidade e Adjudicação

Esgotada a via administrativa ou perdido o prazo, cabe a ação judicial de nulidade de registro de marca, que prescreve em 5 anos. Esta ação deve ser proposta na Justiça Federal, com a participação do INPI no feito.

Um ponto crucial na estratégia processual é o pedido de adjudicação. A doutrina e a jurisprudência têm admitido que, ao invés de simplesmente anular o registro (o que deixaria a marca “livre” momentaneamente), o juiz determine a transferência da titularidade para o legítimo dono. Isso economiza tempo e evita que terceiros de boa-fé registrem o sinal no interregno.

A adjudicação compulsória da marca baseia-se na ideia de que o registro foi obtido mediante fraude à lei ou abuso de direito, e a melhor forma de reparação é a restituição do status quo ante, ou seja, colocar a marca nas mãos de quem realmente detém o direito material sobre ela.

A Importância da Formalização Contratual Preventiva

A melhor defesa no Direito Empresarial é a prevenção. A disputa sobre a titularidade de marcas entre clientes e prestadores de serviço nasce, quase sempre, da informalidade.

Contratos de prestação de serviços, memorandos de entendimento (MoUs) e acordos de sócios devem conter cláusulas específicas sobre Propriedade Intelectual (PI). É fundamental estabelecer que todo o material criado, desenvolvido ou gerido durante a vigência do contrato pertence exclusivamente ao contratante.

Cláusulas de Work for Hire e cessão automática de direitos autorais e patrimoniais sobre marcas e desenhos industriais blindam a empresa contra reivindicações futuras. Além disso, acordos de confidencialidade (NDAs) reforçam o dever de não usar informações internas para benefício próprio, servindo como prova robusta em eventual litígio sobre má-fé no registro marcário.

Conclusão

A titularidade da marca não se presume pela proximidade ou pela colaboração comercial. Ela decorre da lei e do registro válido. A tentativa de profissionais ou parceiros de converterem uma relação de serviço em propriedade sobre o ativo intangível do cliente é rechaçada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que pune a má-fé e protege a lealdade concorrencial.

Para o advogado corporativo, a lição é dupla: na consultoria, deve-se blindar o cliente com contratos robustos de PI; no contencioso, deve-se manejar com precisão os dispositivos da LPI que vedam o registro por quem detém dever de lealdade, buscando não apenas a nulidade, mas a adjudicação da marca.

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Insights sobre o Tema

1. Atributividade não é absoluta: Embora o registro garanta a propriedade, ele pode ser desconstituído se obtido com violação de deveres fiduciários ou conhecimento prévio da marca alheia.

2. A boa-fé é requisito de validade: O sistema marcário brasileiro não tolera o registro efetuado com o objetivo de prejudicar terceiro ou obter vantagem indevida sobre cliente ou parceiro.

3. Distinção de Vínculos: Ser parceiro comercial ou prestador de serviço não torna ninguém “sócio” da marca. Direitos sobre ativos intangíveis exigem cessão expressa.

4. Adjudicação como solução processual: Em casos de apropriação indébita de marca por prestador de serviço, a adjudicação judicial é mais eficiente que a simples nulidade, pois transfere o registro diretamente ao legítimo dono.

5. Prevenção Contratual: A ausência de cláusulas claras sobre PI em contratos de prestação de serviços é o principal vetor de risco para disputas de titularidade.

Perguntas e Respostas Frequentes

1. Um prestador de serviços que criou o logotipo da minha empresa pode registrar a marca no nome dele?
Não. Embora ele possa ter direitos autorais sobre o desenho artístico (dependendo do contrato), a marca como sinal distintivo da empresa pertence ao contratante. O registro pelo prestador configuraria má-fé e violação do art. 124, XXIII da LPI.

2. O que fazer se meu ex-advogado registrou minha marca no nome dele?
Você deve procurar um advogado especializado em Propriedade Industrial para ingressar com um Processo Administrativo de Nulidade no INPI (se dentro do prazo de 180 dias) ou uma Ação Judicial de Nulidade com pedido de adjudicação na Justiça Federal.

3. Existe “usucapião” de marca por uso prolongado sem oposição do dono?
Não existe usucapião de marca no sentido civil clássico. O que existe é a caducidade se a marca registrada não for usada por 5 anos, ou a perda do direito de impugnar se passar o prazo prescricional de 5 anos para a ação de nulidade, salvo comprovada má-fé, que é imprescritível em algumas interpretações doutrinárias, embora a segurança jurídica (5 anos) prevaleça na jurisprudência majoritária para o registro.

4. Uma parceria verbal dá direito a 50% da marca?
Não automaticamente. A marca é indivisível, salvo copropriedade expressa. Uma parceria verbal pode gerar direitos a partilha de lucros ou indenização por serviços, mas não transfere automaticamente a propriedade do registro no INPI sem um acordo formal de cessão.

5. A proteção da marca abrange apenas o nome ou também o logotipo?
Depende da forma do registro. O registro pode ser nominativo (só o nome), figurativo (só o desenho) ou misto (nome + desenho). O ideal é o registro misto ou registros separados para garantir a proteção integral da identidade visual e do nome empresarial.

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Acesse a lei relacionada em Lei nº 9.279/1996

Este artigo teve a curadoria da equipe da Legale Educacional e foi escrito utilizando inteligência artificial a partir do seu conteúdo original disponível em https://www.conjur.com.br/2026-mar-01/possivel-parceria-nao-da-a-advogado-o-direito-sobre-marca-do-cliente/.