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Marcas Fracas e os Limites da Proteção Marcária

Artigo de Direito
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O Direito de Propriedade Industrial, longe de ser apenas um conjunto de normas administrativas, representa o campo de batalha onde a segurança jurídica encontra a dinâmica impiedosa do mercado. A marca é o ativo intangível que cristaliza a reputação do negócio. No entanto, a crença na exclusividade absoluta conferida pelo registro no INPI é um mito que precisa ser desconstruído, especialmente quando tratamos de sinais que apenas evocam características do produto ou serviço.

O debate jurídico contemporâneo ultrapassou a simples análise de identidade visual. O conflito atual reside na tensão entre o direito de exclusividade do titular e o direito da coletividade ao uso de expressões que, embora registradas, possuem baixa carga distintiva ou integram a linguagem comercial corriqueira.

Para a advocacia especializada, entender as nuances entre a proteção da exclusividade e a liberdade de concorrência é o diferencial entre vencer uma demanda ou envolver o cliente em um litígio dispendioso e infrutífero. A Lei n.º 9.279/96 (LPI) estabelece o regramento, mas é a jurisprudência dos tribunais superiores que dita o ritmo da “mitigação” da proteção marcária.

A Relativização do Princípio da Especialidade na Era Digital

Tradicionalmente, o princípio da especialidade limita a proteção da marca à classe de produtos ou serviços para a qual foi registrada (Sistema de Classificação de Nice). A regra clássica dita que marcas idênticas podem coexistir se atuarem em segmentos díspares, sem risco de confusão.

Contudo, a realidade econômica digital desafiou essa lógica estanque. Hoje, vivemos a convergência de mercados. Uma marca de vestuário não vende apenas roupas; ela vende experiência, entretenimento e, muitas vezes, tecnologia. Um influenciador digital (classe 35 ou 41) pode lançar uma linha de cosméticos (classe 3).

Nesse cenário, a aplicação do princípio da especialidade exige uma visão estratégica. Não basta alegar que as classes são diferentes; é necessário analisar a afinidade mercadológica e o potencial de diluição da marca. Mesmo sem confusão direta de produto na prateleira, o uso de um sinal idêntico em mercado correlato pode enfraquecer a força distintiva da marca original.

A defesa técnica deve focar não apenas na identidade gráfica, mas na impressão geral do consumidor médio. Se o uso por terceiro não desvia clientela nem carona no prestígio alheio, a convivência tende a ser a regra. Para advogados que buscam dominar essas interseções mercadológicas, o aprofundamento técnico é encontrado no curso de Propriedade Industrial e a Moda: Marcas, que explora a aplicação prática desses conceitos em mercados fluidos.

Marcas Fracas: O Custo Oculto das Expressões Evocativas

Um dos pontos mais críticos na estratégia de propriedade intelectual é a escolha do sinal. Marcas podem ser de fantasia, arbitrárias, evocativas ou descritivas. Enquanto as marcas de fantasia (palavras inventadas) gozam de proteção robusta, as marcas evocativas ou sugestivas são consideradas doutrinariamente como “marcas fracas”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica: titulares de marcas constituídas por expressões de uso comum, vulgar ou sugestivo devem suportar o ônus da convivência com marcas semelhantes.

Na prática, isso gera um custo de transação elevado para a empresa. Optar por uma marca evocativa é, muitas vezes, comprar um “passaporte para o litígio”. O titular passará grande parte do tempo enviando Notificações Extrajudiciais e defendendo-se em processos administrativos, com chances reduzidas de sucesso em obter a exclusividade total do termo. A proteção, nestes casos, restringe-se ao conjunto visual (logotipo, estilização), e não à palavra isolada.

O Risco de Confusão no Ambiente Online e o “Initial Interest Confusion”

A vedação do artigo 124, inciso XIX, da LPI, proíbe a reprodução de marca que cause confusão. Porém, o conceito de confusão evoluiu. Não se trata apenas do consumidor levar o produto errado para casa.

No ambiente digital, a batalha ocorre nos algoritmos. A advocacia moderna deve estar atenta ao desvio de clientela via links patrocinados e ao uso de meta-tags. A “confusão por interesse inicial” (Initial Interest Confusion) ocorre quando o consumidor busca uma marca e é direcionado ao concorrente que usa termo semelhante.

Se o nome de um projeto artístico ou produto utiliza um termo evocativo, a análise de colidência deve considerar se o público relevante faria uma conexão imediata e equivocada, ou se os canais de distribuição e o trade dress digital são suficientemente distintos para afastar o erro.

Estratégia Processual Civil: Tutela de Urgência e Prova

Embora a violação de marca seja tipificada como crime (art. 189 da LPI), a via criminal costuma ser ineficaz para disputas comerciais complexas. O verdadeiro campo de batalha é o Cível, onde se buscam as obrigações de não fazer (abstenção de uso) e as indenizações.

Para o advogado, o desafio é a obtenção de Tutela de Urgência. Em casos de marcas fracas, juízes tendem a indeferir liminares, pois a probabilidade do direito (fumus boni iuris) é mitigada pela dúvida sobre a exclusividade do termo. A defesa deve ser pautada em prova robusta de má-fé ou concorrência desleal.

Diferenciar o uso marcário (para distinguir produto) do uso descritivo ou denominativo é uma linha tênue. Muitas defesas baseiam-se na alegação de que o termo está sendo usado em seu sentido dicionarizado, e não como marca. Dominar a prática processual e os requisitos específicos para ações de nulidade e infração é vital. O curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial oferece a base necessária para atuar com excelência no contencioso estratégico.

Concorrência Desleal e o Aproveitamento Parasitário

A Lei 9.279/96 reprime a concorrência desleal (art. 195). Contudo, o uso de expressões comuns em contextos diferentes raramente configura este ilícito, a menos que haja imitação do conjunto-imagem (trade dress).

A jurisprudência exige a prova do ardil: a intenção deliberada de confundir. Para configurar o aproveitamento parasitário (“pegar carona”), é necessário demonstrar que o concorrente busca se valer do investimento publicitário alheio. Se as identidades visuais são distintas, o simples uso da palavra evocativa não configura ato ilícito.

A Complexidade da Prova Pericial e o “Secondary Meaning”

Disputas marcárias frequentemente dependem de prova técnica. A análise de colidência fonética, gráfica e ideológica muitas vezes escapa ao conhecimento jurídico puro, exigindo perícia.

Um fenômeno crucial é o Secondary Meaning (significação secundária). Ocorre quando um termo descritivo adquire distintividade pelo uso intenso. Contudo, provar o Secondary Meaning no Brasil é uma tarefa hercúlea. Não basta alegar; é preciso comprovar, mediante pesquisas de mercado, maciço investimento em publicidade e tempo de uso, que aquela palavra comum ganhou um novo significado exclusivo na mente do consumidor.

O advogado deve saber formular os quesitos corretos na perícia para demonstrar a distintividade adquirida ou, na defesa, a vulgarização do termo.

Conclusão

A proteção da propriedade industrial não é um escudo absoluto. A convivência de marcas evocativas é uma realidade imposta pela escassez de termos e pela dinâmica do mercado. Para o operador do Direito, a lição é clara: a melhor proteção é a preventiva. Aconselhar o cliente a fugir de termos descritivos e optar por marcas fantasiosas é a estratégia mais eficaz para garantir exclusividade robusta e evitar o passivo oculto de litígios futuros.

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Perguntas e Respostas

1. Por que marcas evocativas são consideradas “marcas fracas”?

Marcas evocativas apenas sugerem características do produto ou serviço, aproximando-se de termos descritivos. Por isso, o INPI e o Judiciário conferem a elas uma proteção mitigada, entendendo que ninguém pode monopolizar expressões necessárias ou comuns ao segmento de mercado. O titular deve tolerar a existência de marcas semelhantes de terceiros.

2. O que é o Princípio da Especialidade e quais seus limites atuais?

É a regra que limita a proteção da marca à sua classe de atividade. No entanto, na era digital e da convergência de mercados, esse princípio é flexibilizado. Se houver afinidade mercadológica ou risco de diluição, a proteção pode ser estendida para impedir que marcas idênticas coexistam, mesmo em classes diferentes, para evitar o aproveitamento parasitário.

3. É difícil obter uma liminar (tutela de urgência) para impedir o uso de marca evocativa?

Sim. Em casos envolvendo termos comuns ou evocativos, os juízes tendem a ser cautelosos. Como a exclusividade sobre a palavra não é absoluta, muitas vezes entende-se que não há a “probabilidade do direito” inequívoca necessária para conceder a liminar antes da instrução processual e da perícia.

4. Como provar o “Secondary Meaning” em um processo judicial?

A prova do Secondary Meaning é complexa (prova diabólica). Exige-se a demonstração cabal de que o termo descritivo passou a identificar unicamente aquele fornecedor. Isso é feito através de pesquisas de opinião de mercado, histórico de investimentos publicitários vultosos e prova de longo tempo de uso exclusivo no mercado.

5. O uso de marca alheia como palavra-chave em links patrocinados (Google Ads) é proibido?

A jurisprudência sobre o tema ainda oscila, mas a tendência do STJ tem sido considerar que o uso de marca alheia como palavra-chave (keyword) para direcionar anúncios de concorrentes pode configurar concorrência desleal, caracterizando desvio de clientela, especialmente se gerar confusão no consumidor ou se aproveitar indevidamente do prestígio da marca buscada.

Aprofunde seu conhecimento sobre o assunto na Wikipedia.

Acesse a lei relacionada em Lei nº 9.279/96

Este artigo teve a curadoria da equipe da Legale Educacional e foi escrito utilizando inteligência artificial a partir do seu conteúdo original disponível em https://www.conjur.com.br/2025-dez-04/ivete-sangalo-pode-usar-o-nome-clareou-em-turne-confirma-tj-sp/.

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