Exclusividade Marcária: Termos Evocativos e Coexistência
A Mitigação da Exclusividade no Direito Marcário: Termos Evocativos e o Princípio da Convivência
A proteção à propriedade industrial no Brasil, regida precipuamente pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), estabelece um sistema complexo de garantias e limitações. Para o advogado que atua na esfera empresarial ou cível, compreender a natureza não absoluta do direito de exclusividade sobre uma marca é vital. Um dos temas que suscita maiores debates nos tribunais e requer uma análise técnica apurada é a colidência de marcas que compartilham termos idênticos ou semelhantes em suas composições nominativas.
Ao contrário do que o senso comum empresarial possa sugerir, o registro de uma marca não confere ao titular um monopólio irrestrito sobre toda e qualquer palavra que compõe o sinal distintivo. O ordenamento jurídico brasileiro, alinhado à doutrina internacional, reconhece a necessidade de convivência pacífica entre signos que, embora semelhantes, não geram confusão direta ao consumidor nem desviam clientela de forma desleal.
A análise profunda deste tema exige o domínio de conceitos como o princípio da especialidade, a teoria da distância, a distinção entre marcas fortes e fracas (ou evocativas) e a avaliação concreta do risco de confusão. Este artigo visa explorar essas nuances, fornecendo ao profissional do Direito o arcabouço teórico necessário para manejar, com destreza, demandas que envolvam a nulidade de registros ou a abstenção de uso de marcas.
O Escopo de Proteção e a Função Social da Marca
Para entender os limites da proteção, é imperativo revisitar a função primária da marca. Juridicamente, a marca serve para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. A proteção conferida pelo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) visa, fundamentalmente, proteger o consumidor de erros, dúvidas ou confusões quanto à origem do produto, e proteger o empresário contra a concorrência desleal e o parasitismo.
Contudo, o artigo 124, inciso XIX, da LPI, que veda o registro de marca que reproduza ou imite outra já registrada, não deve ser interpretado de forma literal ou isolada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a exclusividade de uso não abarca termos de uso comum, genéricos, descritivos ou meramente evocativos.
Quando uma empresa opta por utilizar em sua marca expressões que remetem diretamente à atividade exercida ou às qualidades do produto (como “Bom”, “Max”, “Tech”, “Limpo”), ela atrai para si o ônus de conviver com outras marcas que utilizem expressões semelhantes. A proteção jurídica para tais termos é mitigada. O Direito não pode permitir que um único agente econômico se aproprie de palavras essenciais para a descrição de um segmento de mercado, sob pena de inviabilizar a livre concorrência.
Marcas Fracas e a Mitigação da Exclusividade
A doutrina classifica as marcas quanto à sua distintividade em fortes e fracas. As marcas fortes são aquelas dotadas de grande originalidade, muitas vezes formadas por neologismos ou palavras sem relação direta com o produto (marcas arbitrárias). Estas gozam de um espectro de proteção ampliado. Já as marcas fracas, ou evocativas, são constituídas por expressões que sugerem a finalidade ou a natureza do serviço ou produto.
Para o profissional que busca aprofundamento técnico, entender essa dicotomia é essencial. No caso das marcas evocativas, o titular do registro deve suportar a coexistência com marcas de terceiros que utilizem o mesmo radical ou expressão, desde que o conjunto marcário — a união do nome com elementos figurativos e a identidade visual — possua distinção suficiente para evitar a confusão do público consumidor.
A qualificação técnica é indispensável para identificar se uma marca é meramente descritiva ou se adquiriu o chamado “secondary meaning” (significado secundário), fenômeno pelo qual um termo comum ganha distintividade pelo uso continuado. Para advogados que desejam dominar essas estratégias de defesa e ataque no contencioso empresarial, a formação continuada é um diferencial competitivo. Uma especialização sólida, como a Pós-Graduação em Direito Civil e Empresarial, oferece as ferramentas hermenêuticas para construir teses robustas sobre a validade e a força dos registros marcários.
O Princípio da Especialidade e a Segmentação de Mercado
Outro pilar fundamental na resolução de conflitos de marcas é o Princípio da Especialidade (ou da Especificidade). Segundo este postulado, a proteção da marca é, em regra, restrita à classe de produtos ou serviços para a qual foi registrada. Isso significa que marcas idênticas podem coexistir legitimamente se atuarem em segmentos de mercado completamente distintos, onde não haja possibilidade de associação indevida pelo consumidor.
A exceção a essa regra reside nas marcas de alto renome, que gozam de proteção em todos os ramos de atividade, conforme o artigo 125 da LPI. No entanto, para a vasta maioria dos casos, a análise deve focar na afinidade mercadológica. Mesmo dentro de uma mesma classe do INPI, podem existir nichos de mercado tão díspares que afastam a colidência.
Por exemplo, o uso de um nome idêntico para um software de gestão hospitalar e um software de jogos infantis, embora ambos possam estar na mesma classe de serviços de tecnologia, dificilmente gerará confusão, pois o público-alvo, os canais de distribuição e a finalidade são distintos. O advogado deve, portanto, ir além da mera comparação ortográfica e realizar uma análise econômica e mercadológica da disputa.
A Avaliação do Risco de Confusão e Associação Indevida
O cerne da decisão judicial em casos de colidência de marcas não é a semelhança em si, mas a potencialidade de dano. O tribunal deve perquirir se a semelhança é capaz de causar confusão direta (o consumidor compra um produto pensando ser outro) ou associação indevida (o consumidor acredita que existe um vínculo econômico ou de licenciamento entre as empresas).
Para aferir esse risco, utiliza-se o critério do “homem médio” ou do consumidor diligente. Deve-se considerar o grau de atenção do consumidor no momento da compra. Produtos de alto valor agregado ou de contratação complexa tendem a envolver um consumidor mais atento, diminuindo o risco de confusão mesmo diante de marcas semelhantes. Já produtos de consumo de massa, adquiridos por impulso, exigem uma distintividade maior.
Nesse contexto, elementos visuais ganham relevância. Se duas empresas utilizam a mesma palavra evocativa, mas adotam logotipos, cores (trade dress) e tipografias radicalmente opostas, a possibilidade de confusão é drasticamente reduzida. O Direito Marcário protege o signo distintivo, não a ideia ou o conceito por trás do nome. A convivência é, portanto, a regra em mercados saturados onde o uso de termos comuns é inevitável.
Limites da Concorrência Desleal
É crucial distinguir a disputa marcaria pura da repressão à concorrência desleal. A LPI, em seu artigo 195, tipifica como crime a concorrência desleal, que também gera o dever de indenizar na esfera cível. A utilização de um termo semelhante pode ser lícita sob a ótica do registro marcário (por ser um termo comum), mas pode se tornar ilícita se for acompanhada de atos que visam confundir deliberadamente o consumidor, como a imitação da embalagem, do layout do estabelecimento ou do material publicitário.
O advogado deve ter a perspicácia de separar as duas esferas. A defesa de um cliente que utiliza um termo comum em sua marca pode ser vitoriosa quanto ao uso do nome, mas vulnerável se houver mimetismo visual. A análise deve ser global. A jurisprudência pátria tem reiterado que a anterioridade do registro não é um salvo-conduto para impedir que concorrentes utilizem expressões necessárias ao comércio, tampouco serve para criar reservas de mercado injustificadas.
A Importância da Prova Técnica e da Semiótica
Em litígios complexos, a argumentação jurídica deve ser amparada por elementos fáticos sólidos. A comparação entre marcas envolve aspectos fonéticos, gráficos e ideológicos. A colidência ideológica ocorre quando marcas transmitem a mesma ideia, ainda que as palavras sejam diferentes. Por outro lado, a semelhança fonética pode ser irrelevante se os significados são díspares e o contexto de uso afasta a dúvida.
A atuação do advogado nestes casos assemelha-se a um trabalho de semiótica jurídica. É necessário demonstrar ao magistrado como o signo é percebido no mundo real. O uso de pesquisas de mercado (surveys) tem crescido como meio de prova para demonstrar a existência ou inexistência de confusão efetiva entre os consumidores.
Além disso, a análise do histórico das marcas é pertinente. O tempo de convivência pacífica no mercado sem registros de incidentes de confusão é um forte indício da possibilidade de coexistência. Se duas marcas semelhantes atuam há anos sem que os consumidores as confundam, uma ação judicial visando a exclusividade tardia pode ser interpretada como comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ou abuso de direito.
Considerações Finais sobre a Dinâmica Marcária
O Direito de Propriedade Industrial é dinâmico e deve acompanhar a evolução das práticas comerciais. A rigidez excessiva na proteção de termos evocativos prejudica a inovação e a entrada de novos players no mercado. O judiciário brasileiro, acertadamente, tem adotado uma postura de mitigar a exclusividade quando se trata de termos que, embora registrados como marca, possuem forte carga descritiva ou são de uso comum no segmento.
Para o operador do Direito, a lição é clara: o registro no INPI é um forte indício de direito, mas não é um título absoluto e inatacável diante da realidade do mercado. A análise de colidência de marcas exige um olhar que transpassa a letra fria da lei e adentra na percepção do consumidor e na realidade concorrencial. A capacidade de articular esses vetores – legalidade, distintividade e realidade de mercado – é o que define o sucesso na advocacia empresarial moderna.
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Insights Jurídicos
O estudo aprofundado sobre a mitigação da exclusividade marcária revela pontos cruciais para a estratégia jurídica:
A força de uma marca é inversamente proporcional ao seu grau de descritividade. Quanto mais a marca descreve o produto, menor é a sua proteção contra terceiros.
O INPI concede o registro, mas é o Poder Judiciário que, em última análise, define a extensão dos direitos de exclusividade no caso concreto, ponderando o risco de confusão.
A teoria da distância é aplicada para exigir que marcas novas mantenham uma distância segura das anteriores, mas essa distância é reduzida quando se trata de termos de uso comum.
A proteção ao “Trade Dress” (conjunto-imagem) muitas vezes é mais eficaz para combater a concorrência desleal do que a própria discussão sobre a semelhança nominativa de termos evocativos.
A boa-fé objetiva permeia toda a análise; a intenção do segundo registrante em se aproveitar da fama alheia (parasitismo) pode alterar o desfecho, mesmo em marcas fracas.
Perguntas e Respostas Frequentes
1. O que caracteriza uma marca como “evocativa” ou “fraca”?
Uma marca é considerada evocativa ou fraca quando é constituída por expressões que sugerem ou descrevem características, qualidades ou a natureza do produto ou serviço (ex: “Doces Sabor” para uma doceria). Diferente das marcas arbitrárias ou fantasiosas, elas possuem menor grau de distintividade e, por isso, recebem proteção jurídica mitigada, devendo conviver com outras marcas semelhantes.
2. É possível registrar uma marca que contenha uma palavra de uso comum?
Sim, é possível registrar uma marca que contenha palavras de uso comum, desde que elas não sejam o único elemento distintivo ou que venham acompanhadas de uma forma visual suficientemente original (marca mista). No entanto, o titular não terá exclusividade sobre a palavra comum isoladamente, não podendo impedir que concorrentes a utilizem em contextos descritivos ou em outras composições de marca.
3. O que é o Princípio da Especialidade no Direito Marcário?
O Princípio da Especialidade determina que a proteção da marca é restrita à classe de produtos ou serviços para a qual foi registrada. Isso permite que marcas idênticas coexistam, desde que identifiquem produtos ou serviços completamente distintos, de modo a não causar confusão no consumidor (excetuando-se as marcas de alto renome, que têm proteção em todas as classes).
4. Como os tribunais avaliam se há risco de confusão entre duas marcas?
Os tribunais analisam o conjunto da marca, não apenas os nomes isolados. Consideram a grafia, a fonética, o significado ideológico, a identidade visual (cores, design) e, principalmente, o segmento de mercado e o perfil do público consumidor. Se, apesar da semelhança nominal, o conjunto visual e o nicho de atuação forem distintos o suficiente para que o consumidor médio não se confunda, a convivência é permitida.
5. O que fazer se uma empresa notificar meu cliente por uso de termo semelhante em marca evocativa?
O primeiro passo é analisar a força da marca do notificante. Se o termo for de uso comum ou evocativo, a defesa deve focar na ausência de exclusividade sobre tais termos e na inexistência de concorrência desleal. É fundamental demonstrar que os elementos visuais e o posicionamento de mercado diferenciam as empresas, eliminando o risco de confusão e permitindo a coexistência pacífica baseada na jurisprudência do STJ.
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1. O que caracteriza uma marca como “evocativa” ou “fraca”?
Uma marca é considerada evocativa ou fraca quando é constituída por expressões que sugerem diretamente a finalidade, características ou a natureza do produto ou serviço a que se refere. Elas possuem um menor grau de distintividade inerente, o que implica uma proteção jurídica mitigada e a necessidade de coexistência com outras marcas que utilizem termos semelhantes.
2. É possível registrar uma marca que contenha uma palavra de uso comum?
Sim, é possível registrar uma marca que contenha palavras de uso comum. Contudo, o titular do registro não terá exclusividade sobre a palavra comum isoladamente. A proteção se dará sobre o conjunto marcário, especialmente se a palavra for acompanhada de elementos visuais distintivos (marca mista), ou se a marca tiver adquirido um “secondary meaning” pelo uso contínuo. Não será possível impedir que concorrentes utilizem a mesma palavra em contextos descritivos ou em outras composições de marca.
3. O que é o Princípio da Especialidade no Direito Marcário?
O Princípio da Especialidade (ou da Especificidade) é um pilar do Direito Marcário que estabelece que a proteção conferida a uma marca é, em regra, restrita à classe de produtos ou serviços para a qual foi registrada. Isso significa que marcas idênticas podem coexistir legitimamente se atuarem em segmentos de mercado completamente distintos, sem risco de confusão para o consumidor. A exceção a essa regra são as marcas de alto renome, que gozam de proteção em todos os ramos de atividade.
4. Como os tribunais avaliam se há risco de confusão entre duas marcas?
Os tribunais avaliam o risco de confusão entre duas marcas analisando o conjunto marcário de forma global, e não apenas os nomes isolados. Consideram-se aspectos como a grafia, a fonética, o significado ideológico, a identidade visual (logotipos, cores, tipografias – “trade dress”), o segmento de mercado e o perfil do público consumidor. O critério utilizado é o do “homem médio” ou consumidor diligente, ponderando-se o grau de atenção do consumidor no momento da compra. Se o conjunto visual e o nicho de atuação forem suficientemente distintos para evitar que o consumidor médio se confunda ou associe indevidamente as empresas, a coexistência é permitida.
5. O que fazer se uma empresa notificar meu cliente por uso de termo semelhante em marca evocativa?
O primeiro passo é analisar a força da marca do notificante. Se o termo questionado for de uso comum ou evocativo, a defesa deve focar na ausência de exclusividade sobre tais termos e na inexistência de concorrência desleal. É fundamental demonstrar que os elementos visuais da marca do seu cliente, o posicionamento de mercado, o público-alvo e os canais de distribuição diferenciam as empresas, eliminando o risco de confusão e permitindo a coexistência pacífica, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. Além disso, a boa-fé objetiva e a ausência de intenção de parasitismo são elementos cruciais na argumentação.
Este artigo teve a curadoria da equipe da Legale Educacional e foi escrito utilizando inteligência artificial a partir do seu conteúdo original disponível em https://www.conjur.com.br/2025-dez-30/uso-de-termo-igual-no-nome-nao-gera-conflito-de-marcas-decide-tj-sp/.
