Licença de know-how: proteção contratual de conhecimentos

A licença de know-how permite transferir conhecimentos técnicos e experiências empresariais mediante remuneração, sem necessidade de revelar completamente processos ou fórmulas. O contrato estabelece o escopo de uso, territorialidade, prazo e obrigações de confidencialidade, assegurando proteção jurídica ao licenciante mesmo quando o segredo não se qualifica como propriedade industrial registrável.

O que a Lei de Propriedade Industrial diz sobre know-how e segredo de negócio?

A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não define expressamente o know-how, mas seu artigo 195 tipifica como crime de concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais sem autorização. Essa proteção independe de registro prévio.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 422, estabelece o princípio da boa-fé objetiva nos contratos, fundamento essencial para as cláusulas de confidencialidade que amparam a licença de know-how. Já o artigo 421 consagra a função social do contrato, balizando os limites da proteção contratual.

A proteção do segredo comercial também encontra amparo no artigo 39 do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), internalizado pelo Decreto 1.355/94. O dispositivo assegura proteção a informações confidenciais que tenham valor comercial por serem secretas.

Diferentemente das patentes, que exigem divulgação pública em troca de exclusividade temporária, o know-how mantém-se protegido enquanto permanecer secreto. Essa diferença estrutural justifica a natureza contratual da proteção, baseada em deveres de confidencialidade e não uso indevido.

Como os tribunais brasileiros têm decidido sobre proteção de know-how?

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia do contrato de know-how em relação aos contratos de propriedade industrial clássicos. Em julgados da Terceira e Quarta Turmas, a Corte tem validado cláusulas de confidencialidade e não concorrência que protegem conhecimentos técnicos não patenteados, desde que razoáveis no tempo e no espaço.

Os tribunais estaduais dividem-se quanto à extensão temporal das obrigações de sigilo. Parte da jurisprudência entende que a confidencialidade deve perdurar enquanto a informação mantiver caráter secreto e valor comercial. Outra corrente limita o dever ao prazo contratual, permitindo uso posterior se o conhecimento tornar-se público por outras vias.

Há precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo admitindo indenização por violação de know-how mesmo sem registro de patente. O fundamento reside na concorrência desleal e no descumprimento contratual, independentemente de proteção via propriedade industrial. A prova do dano e do nexo causal, porém, é rigorosamente exigida.

Quanto à arbitragem, as câmaras especializadas têm registrado aumento de disputas sobre know-how. A confidencialidade do procedimento arbitral é vista como vantagem adicional, evitando que o próprio litígio exponha informações sensíveis. Tribunais judiciais têm homologado essas sentenças arbitrais sem resistência.

Como a licença de know-how muda a estratégia de atendimento ao cliente empresarial?

Na consultoria preventiva, o advogado precisa mapear quais conhecimentos do cliente constituem efetivamente know-how protegível. Nem todo procedimento interno ou experiência empresarial qualifica-se: é necessário que a informação seja secreta, tenha valor econômico e seja objeto de esforços razoáveis de proteção. A due diligence inicial evita contratos ineficazes.

A redação contratual exige especificidade sem revelar o próprio segredo. É essencial descrever com precisão o objeto da licença — métodos, processos, fórmulas, listas de clientes — sem detalhar o conteúdo que se pretende proteger. Anexos confidenciais podem ser empregados com cláusulas de acesso restrito progressivo.

As cláusulas de confidencialidade devem ser estruturadas em camadas. Primeiro, estabelecer o que é informação confidencial. Depois, definir obrigações de guarda, uso restrito, vedação de engenharia reversa e proibição de divulgação a terceiros. Por fim, estipular penalidades específicas e progressivas conforme a gravidade da violação.

A questão da remuneração merece atenção especial. Royalties sobre faturamento, pagamento fixo ou modelo híbrido devem considerar a dificuldade de fiscalização. Cláusulas de auditoria periódica são recomendáveis, com direito de acesso a registros contábeis específicos do licenciado. O regime tributário diferenciado para royalties também impacta a estruturação do negócio.

No contencioso, a principal dificuldade é provar a violação sem expor ainda mais o segredo. Tutelas de urgência com tramitação sigilosa tornam-se estratégicas. A produção antecipada de provas, especialmente perícias sob segredo de justiça, pode ser determinante. O ônus probatório exige documentação prévia robusta do que efetivamente constituía segredo.

Para franchising e contratos de distribuição, a licença de know-how costuma ser parte integrante do negócio. A Lei 13.966/19, que regula franquias, exige disclosure detalhado, criando tensão com a necessidade de sigilo. O advogado deve equilibrar transparência pré-contratual com proteção efetiva, graduando revelações conforme etapas de negociação.

Perguntas frequentes